Ограничения и изключения от обхвата на патентната Закрила – принудителни лицензии.
Както бе посочено по-горе, изключителното право на патентопритежателя да използва патентованото изобретение и да попречи на други да използват неговото изобретение в промишлеността или търговията по принцип е признато от българския ЗПРПМ. Това право обаче не е абсолютно. Изключенията, изброени в чл. 20 от ЗПРПМ, произтичат от основния принцип, че патентът не трябва да предоставя собствени права, които надвишават оправданото и необходимото за възнаграждение на изобретателя или му осигуряват ефективен стимул за новаторство. На притежателя на патента не бива да се позволява да предотвратява действия, които не накърняват същността на неговия монопол. Като цяло изключенията по чл. 20 не са нищо повече от израз на добре познатата максима „Ае minimis non curat lex“. Това означава, че неупълномощеното използване на изобретението е незначително или инцидентно за постигане на легитимна цел, или е от временно или случайно естество, като вредата, понесена от патентопритежателя, е толкова малка, че е малко вероятно да се стигне до твърдение за нарушение.
Първото изключение е случаят, когато патентът няма действие по отношение на използването на патентованото изобретение за нетърговски цели с оглед на лични потребности, ако не нанася значителни материални щети на патентопритежателя.168 С други думи, съществуват три кумулативни условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да се избегне действието на патента: първо, изобретението да се използва за нетърговски цели; второ, да се използва с оглед на личните потребности, което също означава да се използва изобретението в частната сфера за удовлетворяване на личните нужди; и трето, да не се причиняват значителни щети за
патентопритежателя. Съответно, от една страна употребата в частната сфера не е свободна, ако се извършва за търговски цели169 или
168 Това изключение съответства в много по-голяма степен на приетото в патентното право на европейските страни (Германия, Франция, Дания, Нидерландия и др.), отколкото на английското или американското патентно право, които не предвиждат такова изключение; виж Meinhard, Р.,Inventions, Patents and Trademarks, London, 1971, p. 138; Benkard, G., Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, Kommentar, 9. Auflage, Munchen 1993, pp. 453 et seq.; Chisum, D.S.,Patents, New York, 1994, 1995 with supplements, Vol. 4, para. 16.03.
169 Например, използването за бизнес или продажба на домашно приготвени продукти.
– 139 –
когато приключва с търговски сделки.170 От друга страна, действия, които се извършват за нетърговски цели, не попадат в изключението, когато се извършват не частно или не с оглед на личните нужди.
Следва да се отбележи, че последното условие изисква субективна преценка, по-специално по отношение на понятието „значителни щети“, което трябва да бъде взето предвид от съда в случай на спор.171 От друга страна, това условие на практика се случва рядко или никога, защото използването на изобретението с нестопанска цел за удовлетворяване на личните нужди по правило не е свързано с никакви значителни щети, причинени на патентопритежателя.
Второто изключение се прилага, когато патентованото изобретение се използва единствено за експериментални или научноизследователски цели, свързани с предмета на патентованото изобретение. Например, чл. 20, т 2 от ЗПРПМ установява две основни условия, които значително ограничават обхвата на законните изследвания и експерименти, а именно, тези действия трябва да се „правят за експериментални или научноизследователски цели“, тези цели трябва да „са свързани с предмета на патентованото изобретение“. Първото условие изключва действия, които са мотивирани от желанието да се извлече известна печалба от патентованото изобретение. Несъмнено българският Закон за патентите освобождава експериментите, извършени за откриване на нещо, което се отнася до изобретението, за подобряването му или за модифицирането му, или за изследване дали то действа или определя неговата ефективност, ако обектът на експеримента е самото изобретение и че изобретението не е използвано за предимство в хода на експеримента. Така второто условие на чл. 20, т. 2 от ЗПРПМ означава, че обектът на изследването или експеримента трябва да бъде патентованото изобретение, както е дефинирано в претенциите. Това условие установява широко признатото разграничение между експериментирането „върху“ изобретението, което е законно, и експериментирането „с“ изобретението или използването на изобретението за експерименти върху друго изобретение, което не
170 Ако използването е с двойна цел, търговска и нетърговска, изключението е неприложимо.
171 До този момент няма произнасяне на Софийски градски съд по този въпрос.
– 140 –
попада сред изключенията.172 От друга страна изследователското или експерименталното изключение не се прилага, ако нарушителят провежда експерименти, за да проучи търговските възможности или рентабилността на изобретението или да адаптира патентованото изобретение към неговата дейност.
Действието на патента също така не включва еднократно непосредствено приготвяне на лекарство в аптека по лекарска рецепта. Чл. 20, т. 3 от ЗПРПМ следва в този случай европейското право, по- специално чл. 27 (c) на Конвенцията за патентите на Общността от 1973 г. Като се има предвид, че българският ЗПРПМ позволява патентна закрила на лекарства, в интерес на общественото здраве, е необходимо да се освободят от нарушения лекари, фармацевти и болничен персонал, които подготвят, продават, прилагат или инжектират защитена медицина, предписана от лекар. Освен това продажбата на лекарства, подготвени за незабавна употреба от конкретен пациент в единични бройки, не засяга значително изключителното право на патентопритежателя. Това изключение не се прилага, ако патентованото лекарство се приготвя някъде другаде, например от конкурентите на патентопритежателите или от самия лекар.173 Изключението се отнася не само до лекарството като патентован продукт, но и до патентованите методи на приготвяне на това лекарство, както и до продукта като лекарство, получено директно чрез патентования метод. Предварителното производство или съхранение на някои количества защитено лекарство и без рецепта от лекар, дори в аптека, обикновено съставляват нарушение.174
Следващото изключение, предвидено в чл. 20, т. 6 от ЗПРПМ, представлява стандартна разпоредба на чл. 5 от Парижката конвенция,
172 Виж Hansen, В. / Lethem, D., Experimental use in Britain and Germany – an exception to patent infringement?, 18 Patents and Licensing 27, 1988, p. 27; Clinical Test decision of 25 September 1984 by the Berlin District Court, GRUR 1985, pp. 375-376; Monsanto Co. v. Stauffer Chemical Co. decision of 11 June 1985 by the Court of Appeal, GRUR Int. 1987, pp. 108-112.
173 Всъщност това освобождаване се дава на фармацевтите, които продават лекарството, което ясно предполага, че лекарят, който го предписва не е в нарушение. Изписването на рецепта без предоставяне на лекарството не попада в никое от нарушенията. Въпреки това, лекар, който сам приготвя защитено лекарство, за да го прилага или инжектира на пациента, може да е в нарушение поради използване или предлагане на продукта.
174 Например, често се случва в болнична аптека ежедневно да се подготвят стотици рецепти за отделни случаи, които трябва да бъдат взети предвид като нарушение; виж също Krieger, U., Die Benutzzungsarten, в GRUR 1980, р. 689.
– 141 –
която позволява използването на патентовано изобретение175 в чужди наземни, морски и въздушни превозни средства, които временно или случайно навлизат в земната, морската или въздушната територия на страната, при условие, че патентованото изобретение е използвано изключително за нуждите на тези превозни средства. Това означава, че превозването на товари не е изключение и че предметът на изобретението не може да се продава в или изнася от държавата, в чиято територия влизат превозните средства, плавателните съдове или въздухоплавателните средства.176
Разпоредбата на чл. 20а от ЗПРПМ предвижда следващото изключение, което се отнася до доктрината за „Европейско изчерпване на правата“.177 Така тази разпоредба предвижда, че изключителното право върху изобретението, предоставено с патент, не се разпростира върху действия със защитения с патент продукт, който е бил пуснат на пазара на територията на Европейското икономическо пространство от притежателя или с негово съгласие
В ЗПРПМ се предвижда и друга разпоредба за ограничаване на действието на патента. Едно от тези условия се прилага, когато физическо или юридическо лице, различно от заявителя, е започнало да произвежда продукта или да използва изобретението преди момента на подаване на заявката за патент.178 В такъв случай възниква въпросът дали заявителят, който получи патента за изобретение, трябва да може да упражни изключителното си право срещу това лице, което е започнало да произвежда продукта или да използва изобретението преди подаването на патентната заявка. В този случай чл. 21 от ЗПРПМ предвижда, че лице179, което до датата на подаване на заявката за патент добросъвестно е използвало изобретението или е извършило необходимата подготовка за използването му, може да продължи да 175 176 177 * 179
175 Чл. 27 (г) и (д) от ЕРС се позовава и на „патентовано изобретение”, докато чл. 5 говори за „изобретения, съставляващи предмета” на патента.
176 Виж Ladas, S.P., Patents, Trademarks and Related Rights, National and International Protection, Vol. 1, para. 241, Massachusetts, 1975, p. 416; също Chisum, Vol. 4, para. 16.05 [4]; но чл. 52 ЕРС освобождава само транзита на продукти през ЕИО.
177 Предполага се, че германското патентно право е източник на концепцията за „изчерпване на правата”; в тази връзка Виж U. Schatz, The Exhaustion of Patent Rights in the Common Market, 2 1.1 .C. 1, 1971; също Beier, F.K., Industrial Property and the Free Movement ofGoods in the Internal European Market, 21 I.I.C. 131, 1990, p. 154.
178 Например, когато две различни лица независимо един от друг създават изобретението.
179 Съгласно българското гражданско право терминът „лице” включва както физическо, така и юридическо лице.
– 142 –
използва изобретението и след тази дата в същия обем (право на преждеползване). „Необходима подготовка“ означава например, че машината, необходима за производството на продукта, вече е била инсталирана или е била строго подредена от предприятието или лицето, което желае да се възползва от правото на предварително използване. Във всеки случай, необходимата или сериозна подготовка трябва да включва значителни разходи (инвестиции) от името на съответното физическо или юридическо лице. Друг термин в тази разпоредба, който също трябва да бъде изяснен, е „същия обем“ на използване. Това означава, че количеството на продуктите, направени без разрешението на патентопритежателя, не може да се увеличи над количеството, което е било произведено към момента на подаване на заявката за патент.
По отношение на лице, което е използвало или е извършило необходимата подготовка за използване на патентовано изобретение след прекратяване действието на патента, възниква въпросът дали патентопритежателят на възстановения патент трябва да може да го преследва като нарушител на изключителното му патентно право. По силата на чл. 22 от ЗПРПМ това лице може да продължи да използва изобретението в същия обем и след възстановяване действието на патента (право на послеползване) по чл. 26, ал. 2.180
В допълнение може да се спомене, че правото на преждеползване и правото на послеползване могат да се прехвърлят само с предприятието или с част от предприятието, в което са възникнали, и могат да се упражняват, без да се разширява обемът на ползването извън това предприятие.181
Второто ограничение на правото на патентопритежателя е случаят, когато патентованото изобретение се използва съгласно принудителната лицензия, предоставена от правителството в обществен интерес, поради незадоволяване или недостатъчно задоволяване на националния пазар.182
180 Чл. 26, ал. 2 се посочва, че патент, който е прекратил действието си поради неплащане на годишната патентна такса, може да бъде възстановен в 6-месечен срок след изтичането на срока по чл. 33, ал. 3 срещу заплащане на такса за възстановяване на патента, както и на дължимата такса, в двоен размер.
181 Виж чл. 23 от ЗПРПМ, според който предходният или по-късният ползвател няма право да предоставя лицензии на трети страни.
182 Предоставянето и прекратяването на принудителната лицензия е една от основните дейности на българското Патентно ведомство съгласно чл. 80, т. 4 от ЗПРПМ. Когато се
– 143 –
Принудителната лицензия е санкция, наложена на
патентопритежателя, ако той не изпълни задължението си да използва патентованото изобретение лично или от друго физическо или юридическо лице по договор за лиценз.183 Съществуват три условия съгласно ЗПРПМ, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде предоставена принудителна лицензия. По силата на чл. 32, ал. 1 от ЗПРПМ, всяко заинтересовано лице184 може да поиска от БПВ да предостави в негова полза принудителна лицензия за използване на това изобретение, ако е налице поне едно от следните условия:
а) изобретението не е било използвано в продължение на 4 години от подаването на заявката за патент или на три години от издаването на патента, като се прилага срокът, който изтича по-късно;185
б) в горните срокове изобретението не е било използвано в достатъчна степен за задоволяване на националния пазар, освен ако притежателят докаже уважителна причина за това;
в) в цялата страна е наложено извънредно положение – за неговата продължителност.186
Заинтересованото лице, което подава заявка за предоставяне на принудителна лицензия, е длъжно да докаже че е в състояние да използва
изисква задължителна лицензия за секретен патент, тя може да бъде издадена само от Министерския съвет по предложение на Министерството на отбраната или на Министерството на вътрешните работи.
183 Работата по изобретението означава всяко едно от трите неща, а именно производството на продукт, който включва изобретението, производството на продукти чрез метод, който включва изобретението или използването на метода, който включва изобретението. Внасянето на продукт, който включва изобретението, не представлява работа; Виж Международното бюро на СОИС, Задължителна лицензия, Мярка в обществен интерес, BLTC / 25, ал. 8-10.
184 Нарушителят на патента обаче не може да кандидатства за принудителна лицензия (чл. 32, т. 8 от ЗПРПМ).
185 Виж също чл. 5А, ал. 4 от ЕРС.
186 Подходящ пример за такова извънредно положение, например в случай на внезапна епидемия, би могла да бъде необходимостта от много бърз внос на медицинско оборудване от друго лице или от самото Патентно ведомство, ако патентопритежателят не желае да внася или да сключва лицензионен договор за внос. Това означава по-специално, че принудителна лицензия в обществен интерес може да бъде предоставена без изчакване на изтичането на сроковете, предвидени за принудителна лицензия, които се отнасят до незадоволяване или недостатъчно задоволяване на националния пазар. След като епидемията бъде поставена под контрол, няма причина да се запази тази мярка на БПВ и патентопритежателят ще получи пълните права. В случаи на обществен интерес, патентопритежателят трябва да получи разумно обезщетение, чийто размер се определя от БПВ.
– 144 –
изобретението в рамките на исканата принудителна лицензия. Освен това, принудителната лицензия
може да бъде прекратена, ако получателят в едногодишен срок от предоставянето Й не е пристъпил към подготовка за използване на изобретението. Във всички случаи принудителната лицензия се прекратява, ако в двегодишен срок от предоставянето й получателят не е започнал да използва изобретението. За разлика от чл. 5а, ал. 3 от EPC, българският ЗПРПМ не предвижда загуба на правата на патентопритежателя, ако използването на изобретението при условията на принудителната лицензия не удовлетворява обществения интерес две години след предоставянето на първата принудителна лицензия.
По силата на чл. 32, ал. 4 от ЗПРПМ, принудителна лицензия може да се предостави в полза на притежател, чието изобретение е предмет на по-късен патент и влиза в обхвата на друг по-ранен патент, ако притежателят на по-ранния патент отказва да предостави лицензия при справедливи условия. Принудителната лицензия, основана на „взаимозависимостта“ на патентите за изобретение, се предоставя за предотвратяване на ситуацията, която възниква, когато не е възможно, без да се извършват действия, обхванати от по-ранен патент, да се използва изобретение, заявено в по-късен патент.
Съществува обаче условие, което трябва да бъде изпълнено, за да бъде дадена такава принудителна лицензия, а именно изобретението – предмет на по-късния патент, да представлява важен технически прогрес от съществено икономическо значение в сравнение с изобретението – предмет на по-ранния патент. Това условие служи за избягване на злоупотреби, които биха могли да произтекат от подаване на заявка за патент върху незначителни изобретения с единствената цел да се даде възможност, благодарение на принудителна лицензия, да се използва важно изобретение.187
187 По силата на чл. 32, ал. 4 и чл. 78 от ЗПРПМ, такава ситуация може да възникне, когато се предоставя принудителна лицензия, основана на взаимозависимостта на патентите за изобретение и полезния модел. Както е отбелязано по- долу (глава 3), полезните модели могат да бъдат патентовани само ако са нови и промишлено приложими. Това означава, че не се нуждаят от „изобретателска стъпка” като задължително изискване и биха могли да бъдат издавани много лесно за дребни изобретения без изобретателска стъпка с единствената цел да се получи задължителна лицензия за важно патентовано изобретение. Следователно, българският ЗПРПМ трябва да бъде изменен ,,de lege ferenda”, за да се предотврати злоупотребите с кандидатите за полезни модели.
– 145 –
Принудителната лицензия 3а незадоволяване или недостатъчно Задоволяване на националния пазар може да бъде само неизключителна. Тя може да бъде прехвърлена само заедно с предприятието, в което се използва изобретението – предмет на такава лицензия.
Патентопритежателят трябва да може да запази правото си да предоставя други обикновени лицензи и да използва сам изобретението. В заключение, трябва да се отбележи, че по силата на чл. 32, т. 9 от ЗПРПМ в двустранни и многостранни договори, по които страна е Република България, могат да се предвидят и други условия за предоставяне на принудителна лицензия за патентопритежатели от държавите, участващи в такива договори.