РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав)

19 октомври 2017 година(*)

„Преюдициално запитване — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Марка на Европейския съюз — Член 109, параграф 1 — Граждански искове, основани на марки на Европейския съюз и на национални марки — Висящ процес — Понятие „едно и също основание“ — Използване на думата „Merck“ в имена на домейни и в платформи на социални медии в интернет — Иск, основан на национална марка, последван от иск, основан на марка на Европейския съюз — Десезиране — Обхват“

По дело C‑231/16

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Landgericht Hamburg (Областен съд Хамбург, Германия) с акт от 14 април 2016 г., постъпил в Съда на 25 април 2016 г., в рамките на производство по дело

Merck KGaA

срещу

Merck & Co. Inc.,

Merck Sharp & Dohme Corp.,

MSD Sharp & Dohme GmbH,

Merck, е химическо и фармацевтично предприятие, което съгласно акта за преюдициално запитване има около 40 000 работници и служители и извършва своята дейност в 67 държави по целия свят.

Merck & Co., е публично дружество и дружество майка на , Merck Sharp & Dohme, което продава основно лекарствени продукти и ваксини, както и козметични продукти и продукти за лична грижа. Merck Sharp & Dohme отговаря за оперативните дейности на групата, и в частност за нейната видимост в интернет, по-специално чрез публикуването на информация, от интерес за нейните акционери. MSD Sharp & Dohme, е германско дъщерно дружество на Merck & Co.

Всички тези дружества първоначално са част от една и съща група дружества. От 1919 г. обаче те са напълно разделени.

Merck е притежател на националната марка „MERCK“, регистрирана в Обединеното кралство. То притежава и словната марка на Европейския съюз „MERCK“ за стоки от класове 5, 9 и 16 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година и за услуги от клас 42 по тази спогодба.

От уебсайта www.merck.com на Merck Sharp & Dohme всеки потребител в Германия или в друга държава членка се препраща по-специално чрез връзки към подчинени сайтове, чието съдържание също отразява присъствието в интернет на Merck & Co. и Merck Sharp & Dohme , като например www.merckengage.com, www.merckvaccines.com или www.merck-animal-health.com. На тези уебсайтове разпространението на информация не е геотаргетирано, така че цялото съдържание е достъпно в една и съща форма в целия свят.

Освен своите имена на домейни в интернет, Merck & Co. и Merck Sharp & Dohme са представени и в друга форма в интернет в няколко платформи на социални медии.

На 8 март 2013 г. Merck предявява пред High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Висш съд (Англия и Уелс), търговско отделение, Обединено кралство) иск, основан на собствената му национална марка, по-специално срещу Merck & Co. и Merck Sharp & Dohme, като твърди, че е налице нарушение поради използването на думата „Merck“ в Обединеното кралство.

На 11 март 2013 г. ищецът в главното производство предявява и пред Landgericht Hamburg (Областен съд Хамбург, Германия) иск, основан на притежаваната от него марка на Европейския съюз срещу същите ответници, но и срещу MSD Sharp & Dohme.

Merck счита, че достъпността в Съюза, следователно и в Германия, на уебсайтовете на ответниците, на които той е представил моментни снимки от екрана, без геотаргетиране на разпространението, засяга неговите права върху марката.

Ответниците в главното производство считат, че висящият пред запитващата юрисдикция иск е недопустим с оглед на член 109, параграф 1, буква a) от Регламент № 207/2009, поне доколкото същият се отнася до основанието, изведено от нарушение на марката на Европейския съюз на ищеца в главното производство на територията на целия Съюз.

Във връзка с направените от ответниците възражение Съдат на ЕС дава следното тълкуване на Регламента:

1)      Член 109, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз трябва да се тълкува в смисъл, че предвиденото в него условие за наличие на „едно и също основание“ е изпълнено, когато исковете за нарушение, основани съответно на национална марка и на марка на Европейския съюз, са предявени между същите страни пред юрисдикции на различни държави членки само доколкото тези искове се отнасят до твърдяно нарушение на идентични национална марка и марка на Европейския съюз на територията на същите държави членки.

2)      Член 109, параграф 1, буква a) от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че когато исковете за нарушение, първият от които е предявен въз основа на национална марка и се отнася до твърдяно нарушение на територията на държава членка, а вторият е предявен въз основа на марка на Европейския съюз и се отнася до твърдяно нарушение на територията на целия Европейски съюз, са заведени между същите страни пред юрисдикции на различни държави членки, юрисдикцията, сезирана втора, трябва да се откаже от компетентност по отношение на частта от спора, отнасяща се до територията на държавата членка, посочена в иска за нарушение, предявен пред първата сезирана юрисдикция.

3)      Член 109, параграф 1, буква a) от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че предвиденото в него условие за наличието на „едно и също основание“ вече не е изпълнено, когато след частично оттегляне от ищеца, доколкото е направено валидно, на иск за нарушение, основан на марка на Европейския съюз и насочен първоначално към забрана на използването на тази марка на територията на Европейския съюз, като оттеглянето се отнася до територията на държавата членка, посочена в иска, който е предявен пред първата сезирана юрисдикция, основан е на национална марка и е насочен към забрана на използването на тази марка на националната територия, разглежданите искове вече не се отнасят до твърдяно нарушение на идентични национална марка и марка на Европейския съюз на територията на същите държави членки.

4)      Член 109, параграф 1 от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че при идентичност на марките юрисдикцията, сезирана втора, трябва да се откаже от компетентност в полза на първата сезирана юрисдикция само доколкото посочените марки са валидни за идентични стоки или услуги.

Прочети повече детайли