РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав)
18 юли 2013 година(*)
„Марки — Регламент (ЕО) №°207/2009 — Член 9, параграф 1, букви б) и в), член 15, параграф 1 и член 51, параграф 1, буква a) — Основания за отмяна — Понятие за реално използване — Марка, използвана в съчетание с друга марка или като част от комбинирана марка — Цвят или съчетание от цветове, в който или което се използва марка — Репутация“
По дело C‑252/12
с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Обединеното кралство) с акт от 26 април 2012 г., постъпил в Съда на 16 май 2012 г., в рамките на производство по дело
Specsavers International Healthcare Ltd,
Specsavers BV,
Specsavers Optical Group Ltd,
Specsavers Optical Superstores Ltd
срещу
Asda Stores Ltd,
През октомври 2009 г. Asda, което е собственик на верига от супермаркети, започва рекламна кампания за оптични стоки, насочена срещу групата Specsavers, представляваща най-голямата верига от оптични магазини в Обединеното кралство и заедно с това основен конкурент на Asda. В рамките на тази кампания Asda използва посланията „Be a real spec saver at Asda“ и „Spec savings at ASDA“, както и следните лога:
Малко след началото на рекламната кампания, на 19 октомври 2009 г., групата Specsavers предявява иск пред High Court of Justice (England & Wales) (Civil division) срещу Asda за нарушение на правата върху следните марки на Общността:
словни марки на Общността № 1321298 и № 3418928, състоящи се от думата „Specsavers“,
фигуративни марки на Общността № 449256 и № 1321348, които се отнасят за следния знак (наричани по-нататък „марките с нюансираното лого“):
фигуративна марка на Общността № 5608385, която се отнася за следния знак:
и фигуративна марка на Общността № 1358589, която се отнася до следния знак (наричан по-нататък „марката с логото без думи“)
Националният съд приема, че въз основа на тези марки и в съответствие с член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 групата Specsavers има право да забрани на Asda използването в рамките на рекламната му кампания на посланията „Be a real spec saver at Asda“ и „Spec savings at Asda“.
Запитващата юрисдикция обаче счита, че за да разреши частта от спора по главното производство, отнасяща се до марката с логото без думи, е необходимо да постави на Съда следните въпроси.
От една страна, доколкото Asda е поискало отмяна поради неизползване на правата, свързани с марката с логото без думи, запитващата юрисдикция иска да установи дали използването на марките с нюансираното лого представлява използване на марката с логото без думи.
От друга страна, тази юрисдикция би искала да установи дали по-голямата репутация на фигурата в зелено — цветът, в който групата Specsavers винаги е представяла своята марка с логото без думи — може да се вземе предвид в рамките на член 9, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009, независимо от факта че споменатата марка е регистрирана в черно-бяло. Запитващата юрисдикция счита, че това би трябвало да е така, но че в това отношение се налага тълкуване на правото на Съюза.
При тези условия Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:
„1) Когато оператор е притежател на отделни регистрации за марки на Общността за
а) фигуративна марка, и
б) словна марка
и ги използва и двете заедно, това използване може ли да представлява използване на фигуративната марка за целите на членове 15 и 51 от Регламент [№ 207/2009]? При утвърдителен отговор, как следва да се прецени използването на фигуративната марка? […]
2) Различен ли би бил отговорът, ако:
а) словната марка е положена върху фигуративния елемент,
б) операторът е регистрирал като марка на Общността и комбинирана марка, състояща се от фигуративния елемент и словната марка?
3) Отговорът на [първия и втория въпрос] зависи ли от това дали средният потребител възприема фигуративния елемент и текста[, от една страна, като] отделни знаци; или [от друга страна,] като притежаващи всеки от тях самостоятелна отличителна функция? Ако това е така, до каква степен?
4) Когато марка на Общността не е регистрирана цветна, но притежателят ѝ широко я използва в определен цвят или в определено съчетание от цветове, така че в съзнанието на значителен дял от потребителите (само в една част, но не и в целия Съюз) тя вече се свързва с този цвят или с това съчетание от цветове, цветът или цветовете, в който или в което ответникът използва спорния знак, релевантни ли са в рамките на цялостната преценка [относно] вероятността от объркване по член 9, параграф 1, буква б) [от Регламент № 207/2009] или [относно] неоснователната полза с оглед на член 9, параграф l, буква в) [от този регламент]? Ако това е така, до каква степен?
5) При утвърдителен отговор, фактът, че самият ответник се свързва в съзнанието на значителен дял от потребителите с определения цвят или с определеното съчетание от цветове, който или което той използва за спорния знак, релевантен ли е в рамките на цялостната преценка?“.
При тази фактическа обстановка Съдът на ЕС приема:
1) Член 15, параграф 1 и член 51, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността трябва да се тълкуват в смисъл, че условието за „реално използване“ по смисъла на тези разпоредби може да бъде изпълнено в случаите, когато фигуративна марка на Общността се използва само в съчетание с положена върху нея словна марка на Общността, като освен това само по себе си това съчетание на двете марки е регистрирано като марка на Общността, доколкото разликите между формата, в която марката се използва, и формата, в която тя е била регистрирана, не променят отличителния характер на регистрираната марка.
2) Член 9, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че когато марка на Общността не е регистрирана цветна, но притежателят ѝ широко я използва в определен цвят или в определено съчетание от цветове, така че в съзнанието на значителен дял от потребителите тя вече се свързва с този цвят или с това съчетание от цветове, цветът или цветовете, които трето лице използва за представяне на знак, за който се твърди, че нарушава правата върху посочената марка, са релевантни в рамките на цялостната преценка относно вероятността от объркване или на цялостната преценка относно неоснователната полза по смисъла на тази разпоредба.
3) Член 9, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че обстоятелството, че самото трето лице, използващо знак, за който се твърди, че нарушава правата върху регистрираната марка, е свързано в съзнанието на значителен дял от потребителите с определения цвят или с определеното съчетание от цветове, който или което използва за представянето на този знак, е релевантен фактор в рамките на цялостната преценка относно вероятността от объркване и относно неоснователната полза по смисъла на тази разпоредба.
