Условия 3а закрила – абсолютни и относителни основания 3а
отказ от регистрация
Както вече бе споменато, марката има отличителен характер и може да се представя графично. За да могат марките да бъдат ефективни при отличаването на даден продукт или услуга на пазара от конкурентни продукти или услуги, те трябва да имат отличителен характер (т.е. различни от името или обичайното обозначение на продукта, а не само описателни). Отличителният характер е законно
– 172 –
условие 3а закрила, въведено както в интерес на притежателите на марки, така и в обществен интерес, особено в интерес на потребителите.
В България, където основата на закрила на търговската марка е чрез нейната регистрация, принципното изискване на закона е даден знак да може да бъде способен и на графично представяне. Това също означава, че знакът трябва да бъде видим или звуков, а не вкусов, обонятелен или светлинен. Последните категории знаци могат да бъдат косвено защитени чрез Закона за защита на конкуренцията, при условие че дадено предприятие може да установи необходимата репутация на такива знаци.
I. Абсолютни основания 3а отказ на регистрация
Изискванията, които знакът трябва да покрие, за да може да служи като търговска марка са, на първо място, регистрацията му съгласно разпоредбите на чл. 11 от ЗМГО да не бъде изрично забранена. Тези разпоредби, които почти точно възпроизвеждат 6ter and 6quinquies B от Парижката конвенция, съдържат изчерпателно изброяване на знаците, изключени от закрила като марка.
Първият се отнася до знаци, които не са марки по смисъла на чл. 9, ал. 1 от ЗМГО. Това означава, че те нямат отличителен характер или не могат да бъдат представени графично. Поради това, вкусовите, обонятелните и светлинните знаци не са в състояние да получат регистрация като марка.
По силата на чл. 11, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, не могат да бъдат регистрирани като марка знаци, които нямат отличителен характер или са описателни. Знаци, лишени от отличителен характер, са тези, състоящи се от единични цифри или букви („А“, „33″, „ЕО“) или комбинация от тях (W5, R7, B13)251, както и банални фигуративни или пространствени знаци (триъгълници, кръгове, елипси, форми на обикновени кутии и т.н.). Патентното ведомство отхвърли, например, регистрацията на търговските марки „ЕО“ и „SB“, принадлежащи на американската компания „Андерсън“, поради липса на отличителен характер. Същото се случи и със знака „h.i.s“, за който се установи, че е
251 Виж Саракинов, Г. Избор на подходяща търговска марка и нейната закрила, С., БТПП, 1977, стр. 4 и сл.
– 173 –
лишен от отличителен характер.252 Въпреки това известността, придобита от такъв знак, може да му придаде отличителен характер, какъвто е случаят с „IBM“ за компютри, „BMW“ за автомобили, „4711″ и „8×4″ за козметика, сред многото други регистрирани в България.
Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 3 от Закона за търговските марки, не се регистрира марка, която се състои изключително от знаци или означения, станали обичайни в говоримия език или в установената търговска практика в България по отношение на заявените стоки или услуги. Утвърдената административна и търговска практика в България използва израза „нарицателни имена“ за такива търговски марки, които са станали обичайни в ежедневния език и дава някои примери: „Целофан“ за прозрачно фолио и „Паркетин“ за защитно третиране на паркетни подове. Трябва да се отбележи, че запазените марки като „Найлон“ и „Перлон“ са регистрирани дълго преди да са променили своето значение чрез ежедневна употреба и са се превърнали в нарицателно име (родово понятие) за съответните продукти не само в България.
Според административната практика знаците или указанията са нарицателни, когато станат обичайни на говоримия език или на установената търговска практика в България по отношение на заявените стоки или услуги. Чуждите думи не могат да бъдат нарицателни, освен ако не са признати от потребителите и обикновено се използват за обозначаване на определени стоки. По този начин знаците „Rapidograph“ за инструменти за рисуване и „Mocca“ за кафе се считат за нарицателни. По принцип нарицателният характер се оценява според ежедневната употреба не само от потребителите, към които е адресиран продуктът, но и в рамките на избран кръг от компетентни специалисти.
Патентното ведомство е отказвало регистрация на редица нарицателни знаци и указания, прилагани върху елементи,
характеристики или функции на определени стоки, например „монограми“ за дрехи, „кодекс“ за автоматични системи за обработка на
252 В този случай Патентното ведомство даде изявление, че знакът може да бъде
регистриран, когато заявителят представи доказателства за обществено познаване на използването на знака в България. Патентното ведомство потвърди също, че знакът може да стане отличителен, например чрез добавянето на фигуративни елементи или използването на индивидуализиран шрифт за буквите. По тази гледна точка, виж Eskenazi, loc. cit., р. 279.
– 174 –
данни, „мултифилтър“ 3а цигари и т.н. Въпреки това, решенията 3а отхвърляне се основават на описателния характер.
Добавянето на неотличителни думи към нарицателните знаци не е достатъчно, за да се преодолее нарицателният характер. По този начин регистрацията на словна марка „Parfumerie Preciosa“, поискана от „Dreiring Werke – KG“, Германия, е отказана, макар че комбинациите от думи могат да бъдат отличителни, тъй като думата „Parfumerie“ е родово наименование за парфюмерийни изделия, а добавената дума „Preciosa“ представлява указание за качеството на продукта. Изразите, които са ясно описателни като „Крем от домати“ за козметика или „Контрол на банковата система“ за стоки от клас 9, също се считат за нарицателни, тъй като думите „банка“, „система“ и „контрол“ са изцяло нарицателни.
Административната практика показва, че отхвърлянето на заявките се дължи както на нарицателния, така и на описателния характер, с изключение на случаите на фармацевтични наименования, които се считат за винаги и единствено нарицателни. Например фармацевтичните имена на лекарства, одобрени като такива от Световната здравна организация, се считат за нарицателни. По този начин знаците „халоперидол“, „стрептомицин“, „преднизолон“ и „парацетамол“ са били отказвани на това основание. За сметка на това обаче „парацетамакс“ не е нарицателна и е регистрирана. Също така може да се случи наименованието на фармацевтичен продукт да не е в ежедневна употреба в България, но да се счита за нарицателно.
Описателните знаци вече бяха споменати по-горе като нерегистрабилни. По силата на разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 4 от ЗМГО, която се състои изключително от знаци или означения, които указват вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето или метода на производство на стоките, начина на предоставяне на услугите или други характеристики на стоките или услугите, също се счита за нямащи отличителен характер. Поради това те не могат да получат закрила. В тази връзка Патентното ведомство не е признало за отличителен знак и е отхвърлило регистрацията на „течни пастели“ за инструменти за рисуване, „Foamy“ за кремове за бръснене, „AgroVita“ за селскостопански продукти, „Resistofol“ за пластмасови листове за електронната промишленост и много други с описателен характер. Следва да се отбележи, че Патентното ведомство взема предвид значението на
– 175 –
словна марка и на чужд език, ако то е очевидно 3а потребител със средно ниво на познания 3а съответния език.253
Съгласно практиката на Патентното ведомство, възхваляващи понятия като „Супер“, „Екстра“, „Ултра“, „Шик“ и „Първичен“ не се считат за отличителни и отхвърлянето им често се основава на описателния им характер или понякога на факта, че те се считат за фалшиви показания. Знаците „Renomee“ (Германия) и „Premier“ (Канада) бяха отхвърлени на основанията, посочени по-горе (обозначение за качество). Добавянето на фигуративни елементи или представянето на марката под формата на етикет, както в случая с марката „Lux“, може да направи знака отличителен и регистрабилен.
Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 5 от Закона за марките, следващото основание за отказ се отнася до триизмерни знаци, които се състоят изключително и само от:
а) формата, която произтича от естеството на самите стоки (например зъбни колела, зъбчати ремъци, вътрешни гуми за велосипеди и т.н.);
б) формата на стоките, която е необходима за постигане на технически резултат (например контейнер за отпадъци, лопата, бебешко шише с биберон и т.н.);
в) формата, която придава значителна стойност на стоките (бижута, сервизи и др.).
Последното обяснява въздействието на формата на продукта върху потребителя. Когато формата на продукта е напр. дизайнерска, това ще привлече потребителите с нейната оригиналност, но този знак няма да изпълнява функцията на марката, а ще мотивира избора на потребителя със своята красота.
Принципът, че търговската марка не може да е в противоречие с обществения ред или морал, също се признава в България. Във връзка с чл. 6, пето, на Парижката конвенция, чл. 11, ал. 1, т. 6 от Закона за търговските марки забранява знаците, които противоречат на обществения ред или на добрите нрави. Това са религиозни знаци и символи, които предишното законодателство регламентира отделно. Забраната на последните не може да бъде преодоляна, дори ако съответната религиозна институция даде своето съгласие. Въпреки
253 Повече по въпроса виж Eskenazi, loc. cit., р. 279; също Савова, цит. съч., стр. 16.
– 176 –
това административната практика на Патентното ведомство никога не е била поставяна пред необходимостта да прилага тази забрана.
Следващата забрана се отнася до знаци, които съдържат невярна информация за естеството, качеството или географския произход на стоките или услугите и са в състояние да заблудят потребителите. Например, ако изображение на овца се използва като търговска марка за пуловери от синтетични влакна. Заблуждаващите търговски марки биха мамили клиента и по този начин представляват акт на нелоялна конкуренция. В такива случаи заблуждаващите търговски марки не само са изключени от закрила, но тяхната употреба е забранена и като акт на нелоялна конкуренция. Основната причина за забраната в този случай е защитата на потребителите.
Принципът, че заблуждаващите знаци не могат да служат като търговска марка, е установен в чл. 11, ал. 1, т. 7 от ЗМГО. Освен това съгласно българското конкурентно право използването на измамни знаци на пазара също е забранено като акт на нелоялна конкуренция по ЗЗК. Например, етикети, показващи неполучени награди или медали, марки, съчетани с невярна дата на учредяване на фирмата, фалшиви указания относно суровини, качество и т.н. Географските означения, които посочват погрешно място на произход, попадат в тази разпоредба. Някои примери за отхвърляне на заблуждаващи търговски марки са: „Ню Йорк, Ню Йорк“, подадена от Revlon SA. (Швейцария) за парфюми и козметика; „Калифорнийски дънки“, използвани от белгийски производител на облекло; и „Old Heidelberg“ за безалкохолни бири и напитки на канадски производител.
По силата на чл. 11, ал. 1, т. 8 от ЗМГО и в съответствие с чл. 6 ter от Парижката конвенция е забранена регистрацията на марка, която се състои от или включва гербове, знамена или други символи, както и техни имитации на държави – членки на Парижката конвенция, както и гербове, знамена или други символи, съкращения или наименования на международни междуправителствени организации, обявени по чл. 6 ter от Парижката конвенция. Хармонизирането на българското марково право с европейското и международното право доведе до въвеждане на нова т. 9 в ЗМГО, която се отнася до марка, която съдържа знаци, емблеми или гербове, различни от тези, обявени по чл. 6 ter от Парижката конвенция, и представляващи особен обществен интерес. Всички тези разпоредби имат същия ефект по отношение на пълните или съкратените официални имена на международни организации или на
– 177 –
техни имитации. Следователно тези разпоредби включват не само цялото възпроизвеждане, но и използването на отделни елементи от хералдическите знаци, споменати по-горе. Така например разрешението на правителството на Канада за регистриране на търговската марка „Mac Donald’s Export A“, съдържащо кленов лист, който е елемент от канадското знаме, не беше представено на Патентното ведомство, докато не е било изпратено предварително уведомление за отказ. Въпреки това, знаци като „EAG“ (немско абревиатура на ЕВРАТОМ) и „Alpina“ (Международното бюро за изложения) бяха отхвърлени поради липса на разрешение.
Знаци, които изцяло или частично възпроизвеждат образа или името на държавен глава, което беше абсолютно забранено за времето, през което съответното лице заема този пост от предишния закон за марките и промишлените образци, имат само косвена и относителна закрила от настоящия ЗМГО. Забраната може да се извлече и от разпоредбата на чл. 26, ал. 3, т. 5 от ЗМГО, съгласно която използването на марката може да бъде забранено на основание на по-ранно право на трето лице, което право се ползва от закрила по друг закон, и по специално право на име и портрет.
Не се допускат регистрации на официални знаци и клейма за контрол и гаранция (установени от държавата) или международни мерни единици (установени от упълномощени международни организации) или знаци, подобни на тях съгласно чл. 11, ал. 1, т. 10 от ЗМГО, когато те са предназначени за означаване на идентични или сходни стоки. Тази разпоредба е включена и в чл. 6 ter от Парижката конвенция. Забраната има относителен характер, тъй като регистрацията зависи от това дали е получено разрешение от съответната организация.
Знаци, които се състоят от или включват наименование или изображение на културна ценност или части от културни ценности, определени по реда на Закона за културното наследство, не могат да бъдат регистрирани, освен ако не е получено съгласието за това от Министерството на културата.254
Последните две основания за отказ на регистрация се отнасят, от една страна, до марка, която се състои изключително от заявено или регистрирано географско означение, действащо на територията на
254 Виж чл. 11, ал. 1, т. 11 от ЗМГО.
– 178 –
България, или от негови производни, и от друга страна, марка, която съдържа заявено или регистрирано географско означение, действащо на територията на България, или негови производни, когато заявителят не е вписан ползвател на географското означение.255
II. Относителни основания 3а отказ
По силата на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗМГО, когато е подадена опозиция съгласно чл. 38б, не се регистрира марка, която е идентична на по-ранна марка, когато стоките или услугите както на заявената марка, така и на по-ранната марка са идентични. Това изискване се отнася до стария критерий „новост“256, въпреки че чл. 12, ал. 1 от настоящия ЗМГО го нарича „относително основание за отказ“.
Търговската марка не трябва да може да се намери сред марките, които вече са заявени или регистрирани от Патентното ведомство по отношение на едни и същи стоки. Не е трудно да се установи дали два знака са идентични. Така например регистрацията на кубинската марка „La Corona“ за тютюневи изделия е отказана, тъй като същата търговска марка, принадлежаща на американска фирма, е била регистрирана по-рано за идентични стоки.
Втората точка на тази алинея уточнява, че марката не може да бъде регистрирана, ако поради идентичност или сходство с по-ранна марка или с нейните стоки или услуги потребителите могат да бъдат объркани. Член 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО забранява регистрацията на знаци, които не се различават значително от вече регистрираните в страната търговски марки за идентични или подобни стоки. Сходството на знаците се оценява според фонетични, визуални, семантични и фигуративни критерии. На първо място, визуалният аспект на марката е преобладаващ над всички тези критерии, тъй като потребителите по принцип са подвеждани от визуална прилика при избора си на един или друг продукт. Очевидно сходни са например следните търговски марки: „Avatec“ и „Avadex“, „Oxicur“ и „Oxicort“, „Phenodlline“ и „Phenoxilene“. Фрагментно сходство е установено между „Ostalan“ и „Hostalan“, и поради това регистрацията на по-късната търговска марка е била отказана от Патентното ведомство. Когато
255 Виж чл. 11, ал. 1, т. 12 и 13 от ЗМГО.
256 Както вече беше споменато, новостта на търговската марка е важен критерий за закрила по силата на предишния Закон. Сега това не е необходимо поради процедурата по опозиция.
– 179 –
Знакът има семантично съдържание, семантичната разлика е решаваща. Така административната практика счита, че марките „Caron“ и „Caro“ (във връзка с фигуративни елементи), „Nescafe“ и „Mascafe“, както и „Lotus“ и „Logos“257 се отличават и Патентното ведомство е отказало Заличаването на „Caro“, „Mascafe“ и „Lotus“.258
Основният критерий, по който се оценява сходството на стоките е Международната класификация съгласно Спогодбата от Ница от 1957. Едновременното съществуване на две еднакви или сходни търговски марки е възможно в случая на различни стоки, принадлежащи към един и същи клас, но само при условие, че употребата на двете марки не е в състояние да заблуди потребителите относно произхода на стоките. От друга страна, обратно, стоки, принадлежащи към различни класове, могат да се считат за сходни. Поради това регистрацията на „Fluoryl“ за паста за зъби (клас 3) и четките за зъби (клас 21) е отхвърлена въз основа на това, че търговската марка „Flouryn“ вече е регистрирана за козметични продукти (клас 3).
С оглед на възможността за разширяване на обхвата на закрила и за да се защитят по по-добър начин техните основни търговски марки, които все още се използват, някои предприятия често подават заявки за знаци, които са подобни на основните търговски марки. Като правило предприятията не възнамеряват да използват тези така наречени „Защитни“ търговски марки. Независимо от това, те са регистрирани за посочените цели.259
За целите на чл. 12, ал. 1 от Закона за търговските марки „по- ранна марка“ означава марка с по-ранна дата на подаване на заявката или с по-ранен приоритет,260 регистрирана по реда на този закон, както и заявена марка с по-ранна дата на подаване или с по-ранен приоритет, ако
257 През 1976 г. Патентното ведомство е отказало заличаването на марката „Lotus” поради липсата на прилика с по-ранната марка „Logos”. Софийски градски съд решава, че знаците са сходни (решение № 512 от 18 март 1977 г.). Въпреки това Върховният съд (решение № 2139 от 19 октомври 1977 г.) отменя това решение и връща делото на Софийски градски съд, който потвърждава решението на Патентното ведомство (Решение № 73 от 27 февруари 1978 г.), признавайки, че семантичната разлика е от първостепенно значение.
258 Виж Джелепов, цит. съч., стр. 88-89, както и Eskenazi, loc. cit., р. 281.
259 Например, основната търговска марка в употреба: „Grammophon” и защитни марки: „Grammofox”, „Grammognom”, „Grammola и „Grammolette”.
260 Това включва търговски марки, регистрирани по Мадридската спогодба, протокола или търговската марка на Общността и признати на територията на България.
– 180 –
бъде регистрирана по реда на този закон.261 Към по-ранните марки принадлежи и марка, която е общоизвестна на територията на Република България към датата на подаване на заявка за марка, съответно към датата на приоритета. Поради това марка не се регистрира, ако е идентична или подобна на по-ранна марка и е предназначена за стоки или услуги, които не са идентични или сходни с тези на по-ранната марка, когато тази по-ранна марка е добре известна, и неоснователното използване на заявената марка би довело до неоснователно извличане на полза от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранната марка или би могло да бъде в неин ущърб.
В съответствие с правилото на чл. 6 bis на Парижката конвенция, българското законодателство осигурява привилегирована закрила на т. нар. „общоизвестна марка“. Легално определение на този термин вече е налице в настоящия ЗМГО. По силата на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на този закон „общоизвестна марка“ е марка по смисъла на чл. 6 bis от Парижката конвенция и се счита за такива на територията на България въз основа на общодостъпна информация. Това позоваване на Парижката конвенция означава, че Патентното ведомство е приело документа на СОИС за съвместната препоръка относно разпоредбите за закрила на общоизвестни марки.262
Второ, закрила на общоизвестните марки е изключителна. Това означава, че закрилата е достъпна за всички класове без необходимост от регистрация, независимо от стоките или услугите, за които тя е придобила своята широка слава. Така например добре известната марка „Mercedes“ е регистрирана за цигари от друго лице само със съгласието на собственика на известната марка. От друга страна, такава регистрация е забранена, дори със съгласието на собственика, когато съществува риск от заблуждение на потребителите.263
261 Тук са включени търговските марки на Общността, заявени с по-ранна дата на подаване на заявка или по-ранен приоритет или по-ранна степен на „старост“ на територията на Република България, призната съгласно Регламент (ЕО) № 207/2009, ако е регистрирана по реда на този Регламент.
262 Разпоредбите бяха представени за приемане на съвместно заседание на Асамблеята на Парижкия съюз за закрила на индустриалната собственост и на Общото събрание на Световната организация за интелектуална собственост (WIPO) на Тридесет и четвъртата серия от срещи на събранията на държавите-членки на СОИС (20-29 септември 1999 г.).
263 Например Патентното ведомство е отказало на такава основа регистрацията на марката със световна известност „Cardin” за парфюми, подадена от Shulton Inc. (САЩ); виж също Eskenazi, loc. cit., р. 282.
– 181 –
д) пълномощно, ако заявлението е подадено от представител;
е) приоритетен документ, ако има такъв;
ж) правила 3а използване на колективна или сертификатна марка, ако се използва такава марка;
з) документ, удостоверяващ плащането на такса за подаване и проверка.
Съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗМГО датата на подаване на заявката е датата, на която в Патентното ведомство са получени посочените по- горе документи в букви а), б), в), г) и ж). Когато заявката за регистрация на марка не е придружена от всички необходими документи, Патентното ведомство приема заявката и изисква от заявителя да прикрепи липсващите документи в срок от три месеца след получаване на уведомлението. Ако той не го направи, заявката се прекратява.
Заявката, съдържаща информацията, предписана в чл. 33, ал. 1 от ЗМГО, се ползва с приоритет от датата на получаването Й в патентното ведомство по отношение на подадените впоследствие заявки, отнасящи се до марка, която не е съществено различна. Съгласно чл. 34, ал. 2 от ЗМГО, заявители от държави, които са членове на Парижката конвенция или на СТО, имат право на приоритет въз основа на предходна заявка, подадена в тяхната страна съгласно националното законодателство. Приоритетът, предвиден в чл. 4 от Парижката конвенция (конвенционен приоритет)266, може да се претендира от момента на подаване на заявката от заявителя, който трябва да посочи датата и страната на предишното си заявление. В рамките на три месеца от подаването на заявката кандидатът трябва да докаже правото си на приоритет с копие от предходната заявка, заверено от компетентния орган на страната, където заявлението е подадено за първи път.267
Заявителите могат също така да се възползват и от т. нар. „изложбен приоритет“. Съгласно чл. 11 от Парижката конвенция и чл. 34, ал. 4 от ЗМГО, се дава предимство на марки, изложени на официални или официално признати международни изложби, организирани в страната
допълнителни изгледи, ако един изглед не дава представа за цялостната форма. И в двата случая в допълнение към приложението са необходими 2 копия със същия размер.
266 Приоритетът на т. нар. „конвенционен приоритет” е шест месеца от датата на подаване на първата заявка.
267 Следва да се отбележи, че приоритетът се предоставя единствено по отношение на стоките или услугите, посочени в това заявление, и при условие, че марките са идентични.
– 183 –